一、案例背景

EAS（Electronic Article Surveillance）係統是為了防止或(huo)阻止商品在零(ling)售(shou)店中被盜竊(qie)而發明的配(pei)置電子貨(huo)品監(jian)視用係統。在該係統中，標識器是通過(guo)配(pei)置在貨(huo)品出口(kou)處(chu)的電磁場之(zhi)間的相互作用來保護商品的。如果(guo)有標識器被帶(dai)入檢(jian)測(ce)區(qu)磁場，那(na)麼檢(jian)測(ce)器檢(jian)測(ce)到識別器便發出警報信(xin)號。退磁化裝置可以對識別器實現退磁化，從而改(gai)變標識器的磁性特性，可使其在檢(jian)測(ce)區(qu)不被檢(jian)測(ce)出來。美國的傳感電子有限責任(ren)公司（以下簡稱“傳感電子公司”）擁有新式(shi)電子貨(huo)品監(jian)視用標識器發明專利，在中國、德國提起(qi)對寧波訊強電子科(ke)技(ji)有限公司（以下簡稱“訊強公司”）及(ji)其經銷商的相關訴訟，在美國提起(qi)對訊強公司及(ji)其經銷商的337調查。訊強公司則對傳感電子公司的核(he)心專利提起(qi)專利無效申請。

二、權利的重(zhong)點信(xin)息

專利名稱：具有低(di)矯頑(wan)磁力特性的偏磁元件的磁力式(shi)電子貨(huo)品監(jian)視用標識器。

申請人：傳感電子有限責任(ren)公司。

地址：美國佛(fu)羅(luo)裏(li)達州(zhou)。

申請號：97197519.1。

申請日：1997 年8 月21 日。

摘要：本發明提供了一種用於製(zhi)作磁力式(shi)EAS標識器（10）的偏磁元件（16），這種材料的矯頑(wan)磁力比常規(gui)磁力式(shi)標識器中的偏磁元件的矯頑(wan)磁力更低(di)。由這種具有更低(di)的矯頑(wan)磁力特性的材料製(zhi)作的標識器（10）可以在其磁平比對常規(gui)標識器實施(shi)去活化所需要的磁平更低(di)AC磁場強度(du)作用下實施(shi)去活化。這種具有更低(di)的矯頑(wan)磁力的偏磁元件（16）的標識器（10）還可以在較原先(xian)標識器距退活化裝置更遠的位置處(chu)實施(shi)去活化。

三、案例解析

2010年4月27日，訊強公司向專利複審委員會提出宣告(gao)涉案專利權全部無效的請求。專利複審委員會做出決定，宣告(gao)該專利權利要求部分無效（權利要求1 ~ 4、6、7、9 ~ 12、14 ~ 18、20 ~ 26、29、30、34、35、37 ~ 42、44、46、47無效），在部分權利要求的基礎上維持涉案專利權有效（權利要求5、8、13、19、27、28、31 ~ 33、36、43、維持有效）。傳感電子公司不服被訴決定，向北京市第(di)一中級人民法院提起(qi)行政訴訟，請求撤銷被訴決定。北京市第(di)一中級人民法院維持被訴決定。二審法院維持一審判決。傳感電子公司不服北京市高(gao)級人民法院的行政判決，向最高(gao)院申請再(zai)審，再(zai)審法院撤銷一審判決，撤銷二審判決，撤銷行政決定，由國家(jia)知識產(chan)權局(ju)專利複審委員會重(zhong)新做出審查決定。

傳感電子公司向最高(gao)院申請再(zai)審，再(zai)審請求事項：請求撤銷北京市高(gao)級人民法院行政判決，請求撤銷北京市第(di)一中級人民法院判決，請求撤銷專利複審委員會的無效宣告(gao)審查決定。

訊強公司方提出：

（1）涉案專利有關M材料、V材料的實施(shi)例的說明書附圖與附圖之(zhi)間，或(huo)附圖與文(wen)字之(zhi)間存在矛盾(dun)之(zhi)處(chu)，類(lei)似的矛盾(dun)使得該領域技(ji)術人員無法確信(xin)相關實施(shi)例能實現聲稱的技(ji)術效果(guo)，因此與M、V材料相關的實施(shi)例公開不充(chong)分，這兩個實施(shi)例不能作為認定權利要求（1 ~ 47是否“以說明書為依據”）的基礎。傳感電子公司申請再(zai)審理由不能成立(li)。

（2）無效決定、一審、二審判決均(jun)認定涉案專利所要保護的發明及(ji)對現有技(ji)術的貢獻是對於材料的選擇(ze)，並(bing)非(fei)指(zhi)該材料本身(shen)是新材料，而是一種新的可用於偏磁元件達到特定效果(guo)的材料。也就是說，發明申請日以前(qian)可應用於偏磁元件達到特定效果(guo)的材料選擇(ze)清單中不包括(kuo)涉案發明所述(shu)的材料。無效決定、一審、二審判決認為涉案專利各(ge)項獨(du)立(li)權利要求對材料的選擇(ze)參數進行的限定超(chao)出了其對現有技(ji)術的貢獻，所以應當(dang)對其進行限縮。

（1）從屬權利要求項32 和33 共兩項維持有效；

（2）權利要求1 ~ 4、6、7、9 ~ 12、14 ~ 18、20 ~ 26、29、30、34、35、37 ~ 42、44、46、47 共35 項維持原判無效；

（3）最高(gao)院認為專利要求5未對偏磁元件、磁致伸縮元件的具體(ti)材料進行限定，不符合《專利法》第(di)二十六條第(di)四款(kuan)，判定權利要求5、8、13、19、27、28、32、36、43、45 共10 項駁回複審委重(zhong)新審查。

四、律師建議

本案曆(li)時七(qi)年，是比較少(shao)見(jian)的基於《專利法》二十六條第(di)四款(kuan)做出的再(zai)審判決。有部分專利權在無效決定、一審、二審中認為有效，再(zai)審時卻(que)被認為無效，駁回複審委員會重(zhong)新審查，在權利要求是否以說明書為依據的認定、認定權利要求是否以說明書為依據時涉案專利所要解決的技(ji)術問題的確定、權利要求是否以說明書為依據與該權利要求是否具有創造性的關係判斷中具有典型(xing)意(yi)義。另外，由判決結果(guo)可知，人民法院可部分撤銷專利無效決定。

五、正確做法

無效請求時需突破思(si)維定式(shi)，充(chong)分利用無效條款(kuan)。在權利要求相對於現有技(ji)術必須具備區(qu)別特征且現有技(ji)術整體(ti)上未能給出技(ji)術啟示的情況下，如果(guo)該區(qu)別特征概(gai)括(kuo)得過(guo)於寬泛(fan)，未能以說明書為依據，那(na)麼代理律師能依據《專利法》第(di)二十六條第(di)四款(kuan)的規(gui)定請求宣告(gao)該權利要求無效。

發明專利中有關創造性的要求以及(ji)權利要求以說明書為依據的規(gui)定，分別從不同角度(du)對權利要求的合法性進行規(gui)範和調整，共同保障(zhang)專利製(zhi)度(du)的運行符合立(li)法目的。最高(gao)院對權利要求得到說明書的支持要求最為嚴格，特征限定至具體(ti)材料的實施(shi)例才得以保留。

六、法律鏈接

《專利法》第(di)二十六條第(di)四款(kuan) 權利要求書應當(dang)以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍。

2000年開始從事知識產(chan)權工作。主要擅長(chang)的工作領域為專利申請及(ji)管理、專利谘詢及(ji)策(ce)略、專利無效及(ji)訴訟以及(ji)專利許(xu)可；曾(zeng)經代表(biao)眾(zhong)多的國內外企業在中國進行知識產(chan)權訴訟及(ji)保護。
　　由於在知識產(chan)權領域的經驗，郝傳鑫被多個知識產(chan)權局(ju)聘為知識產(chan)權專家(jia)，同時兼任(ren)廣東專利代理協(xie)會會長(chang)、廣東省新的社會階(jie)層(ceng)人士聯合會副會長(chang)、廣州(zhou)市創意(yi)經濟(ji)促進會知識產(chan)權委員會主席等(deng)職務。